国会寻求就专利主张实体采取行动

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国会开始关注专利主张实体 (PAE) 对专利的滥用,并提出了新的立法提案。

众议院司法委员会主席鲍勃·古德拉特和众多证人强调了PAE 问题 在去年冬天的听证会上。参议院司法委员会主席帕特里克·莱希正在与古德拉特主席合作,并致力于以两院制和两党合作的方式来应对他们所谓的“专利流氓”,因为“专利流氓” “给该系统蒙上阴影,因为它阻碍了创新。”

本月早些时候,白宫重申了其担忧,即“滥用专利诉讼激增,其目的不是奖励创新和执行知识产权,而是威胁公司,以便根据有问题的索赔榨取和解金。” 白宫发布了一份报告,专利主张与美国创新,详细说明了 PAE 和破碎的专利制度对创新者构成的挑战。白宫还宣布了一系列关于这方面的立法优先事项和行政部门行动。

总而言之,国会关键领导人对这一问题的持续关注和辛勤工作,以及白宫提出的共同关切和优先事项,是非常有希望的迹象,表明立法方面可以取得进展。

立法前景

现在已经提出了许多立法提案。有些处于公开草案阶段,而有些已经正式提出。还有一些是“即将出台的”。正在讨论的关键提案似乎如下:

众议院司法委员会讨论草案。 由众议院司法委员会主席古德拉特在阵亡将士纪念日之前发布,该提案 包括关于费用和律师费转移的条款(即,改变目前使 PAE 受益的诉讼经济学);专利所有权的透明度;最终用户的保护;使“受保护的商业方法”计划(美国发明法案 [AIA] 第 18 条)永久化;可以提高诉状清晰度并减轻证据开示负担的步骤;以及各种其他条款。古德拉特主席一直是专利制度改革的坚定倡导者。该草案是获得反馈和确定问题范围的良好“第一步”。如下所述,有几项改进将使该法案更有意义,以减轻 PAE 对美国竞争力的重大影响,“每年使我们的经济损失数十亿美元。”

S. 1013,《专利滥用减少法案》。 由参议员科宁提出该法案 周全地解决了费用/律师费转移问题;专利所有权的透明度;明确诉状标准;PAE 证据开示策略的经济失衡;以及利害关系方的加入。当参议院司法委员会开始审议时,预计该法案将成为一项关键提案。它已收到来自技术和用户关键声音 的积极反响 社区

S. 886,《2013 年专利质量改进法案》。由参议员查尔斯·舒默撰写该法案 增强了 AIA 第 18 条中建立的创新性过渡计划,为涉及“金融产品”的商业方法专利的当事方提供了诉讼的替代方案。舒默参议员的法案使该计划永久化,并将其范围扩大到目前“金融产品”的有限范围之外。

参议院司法提案。 这将由莱希主席提出,他正在与司法委员会两党的其他人合作。其发布或提出是否会在参议院完成对移民法案(这是司法委员会的优先事项)的审议之前发生,仍有待观察。

这些提案中的许多提案都包含在(或默认认可)白宫 6 月 4 日的优先事项中。

条款比较

费用/律师费转移

诉讼的不对称成本和风险不成比例地且不公平地由 PAE 的目标被告承担,与 PAE 不同,这些被告正在创造就业机会、参与创新并为经济做出贡献。与 PAE 的诉讼中胜诉的被告几乎永远无法收回其成本,因为现行的《专利法》第 285 条设置了很高的门槛。众议院司法草案和科宁法案试图以不同的方式解决这种失衡。

众议院草案只是取消了现行《专利法》中“在特殊情况下”裁定费用的门槛,将其效用完全留给司法酌处权。在某些司法管辖区,这可能会很好地发挥作用;在其他司法管辖区,它不太可能改变使 PAE 受益的根本不对称性。

科宁法案扭转了当前的法定推定,规定除非法院认为不公正,或者非胜诉方的立场在客观上是合理且充分理由的,否则将裁定合理的费用和开支,包括律师费。(请注意,这是对当前第 285 条措辞的改进,该条仅规定“合理的律师费。”)由于 PAE 利用与专家和证据开示活动相关的高昂律师费和成本来榨取和解金,而不管其立场的客观优点如何,因此科宁参议员提出的方法专门针对他们的行为,同时不影响主流专利侵权诉讼。此外,该法案认识到许多 PAE 通过空壳公司运营:它规定,如果非胜诉方身无分文,则可以向任何利害关系方追回合理的费用和开支。

费用和律师费转移是重中之重,理应如此。令人鼓舞的是,看到关键法案正在解决目前存在的缺乏公平竞争环境的问题。

权利要求具体性

众议院司法草案和科宁法案都认识到,PAE 通过提出模糊和不具体的权利要求滥用了诉讼制度,这助长了代价高昂的调查性取证。正如古德拉特主席今年早些时候所观察到的,“PAE 通常会获得薄弱或授予不当的专利,然后发出大量要求函或对美国企业提起大量专利侵权诉讼,以期获得快速回报。”

这两项法案都包含不同的条款,但目标结果相同。众议院司法草案规定,最高法院可以制定新的表格 18,列出专利侵权指控的范本,该范本至少应通知被指控的侵权人所主张的权利要求或权利要求、被指控侵权的产品或服务以及原告关于每个被指控的产品或服务如何满足每个主张的权利要求的限制的理论。虽然这是积极的,但不幸的是,众议院司法草案中没有规定最高法院采取行动的时间表。此外,法院对《联邦民事诉讼规则》中此类表格的使用是酌情决定的,而不是强制性的。

科宁法案要求在法案生效后 12 个月内修改表格 18。此外,它还在法律上规定了专利侵权诉状必须识别的内容,包括:不仅是被主张的权利要求,而且更具体地是每个被主张的权利要求的“被控工具(按型号)”;每个被控工具的逐项权利要求图,“详细具体地说明每个被主张的权利要求中的术语……如何对应于被控工具的功能”;以及对于每个被指控为间接侵权的权利要求,描述 (a) 直接侵权,(b) 任何被指控为直接侵权人的人,以及 (c) 被指控的间接侵权人促成或诱导直接侵权的行为。

特别是权利要求图要求将是打击 PAE 策略和降低审前证据开示成本的重要一步。科宁通过立法变更提供行动的方法将更确定地解决 PAE 滥用问题。

减少证据开示中的 PAE 滥用

PAE 利用证据开示程序来放大与专利诉讼滥用相关的成本,寻求开示可能涉及指控权利要求的每一份电子文件,由被告运营部门内的任何人提供。这可能涉及大量文件,并耗资数百万美元来制作。PAE 通常在允许此类昂贵证据开示的司法管辖区提起诉讼。

众议院司法草案和科宁法案都解决了这个问题,但方式不同。前者要求司法会议在法案生效之日起不迟于 6 个月内,制定关于以下方面的规则和程序的具体建议:(a) “核心书证”的证据开示,(b) 额外证据开示,以及 (c) 证据开示顺序和范围,以解决在根据任何与专利相关的国会法案提起的任何民事诉讼中证据开示负担和成本的不对称性。众议院司法草案没有要求任何法院实际执行司法会议制定的任何建议

科宁法案实现了类似的目标,但通过立法变更(而不是由司法会议酌情决定)规定了各方将如何处理“核心书证”的证据开示。作为一个重要步骤(也许是最重要的),科宁法案在做出权利要求解释裁决之前中止证据开示(这一步骤破坏了滥用 PAE 策略),并规定寻求超出核心书证范围的证据开示的一方应承担费用(再次,解决与 PAE 诉讼的不对称性)。两项法案都适当地排除了计算机代码和电子通信(这些代码和电子通信在 PAE 发起的诉讼中已被滥用)。

保护下游用户

PAE 已将其目光投向下游用户,其中许多是主流企业,例如零售商、杂货店和餐馆(仅举几个例子)。正如零售商 JCPenney 的执行副总裁兼总法律顾问珍妮特·L·迪隆,今年早些时候作证,当她 4 年前加入公司时,JCPenney 没有专利案件。然而,从那时起,“该公司不得不为或和解二十多起与 JCPenney 实际销售的产品无关的专利侵权诉讼。” 这还不包括零售商已经和解的索赔,仅仅是因为为自己辩护的成本无法证明是合理的。她的经历在成百上千家类似的主流公司中重演。

众议院司法草案包括可靠的条款,这些条款将允许一家公司(“受保护的制造商”),其产品在针对下游用户的诉讼中被指控侵权,介入或中止针对最终用户的案件,并直接寻求解决 PAE 的索赔。它允许受保护的制造商在适当的论坛中提出定向判决动议。

科宁法案不包括关于这一点的条款。我怀疑当参议院司法委员会发布其草案时,我们会看到此类条款。这些条款应至少与众议院司法草案中的条款一样具有建设性。

加强“受保护的商业方法计划”

新颖的过渡计划(《美国发明法案》第 18 条)迄今为止一直是打击模糊、范围过广和滥用专利的合理、可行和建设性的工具。

众议院司法草案通过取消日落条款使该计划永久化。它还编纂了专利商标上诉委员会早期的一项重要裁决,该裁决避免了对“金融产品”的定义过于狭隘。

在参议院,舒默法案也同样使该计划永久化,并将该计划的覆盖范围扩大到包括“企业产品”。

该计划有很大的潜力来挑战 PAE 赖以生存的那种专利。

修复 AIA 授权后异议 (PGO) 中的“笔误”

在审议 AIA 的整个过程中,建立有意义的 PGO 是优先事项。一致提供的方法是,PGO 程序下的禁止反言将仅限于“实际提出”的异议理由。然而,正如 AIA 发起人指出的那样,在众议院全体会议采取行动之前,一个笔误将标准更改为“提出或可能合理地提出”。这个技术性错误并未反映对该法案的实际审议,限制了新程序的效力,不幸的是,损害了潜在专利挑战者可用的选择。

恰如其分地,众议院司法草案通过将禁止反言限制为实际提出的理由来消除笔误,并且预计参议院司法提案也将这样做。

这些只是当前讨论和迄今为止发布的提案中包含的一些重要条款。未来的路在何方?

前进的道路

在审议 AIA 期间“遗留在剪辑室地板上”的许多关键问题——包括当前不可靠、不确定和推测性的损害赔偿计算方法、纠正认定故意侵权的标准以及审判地——仍然是我们破碎的专利制度的重要组成部分,这些都为 PAE 提供了便利,并鼓励滥用专利诉讼。

虽然在这些领域采取行动仍然很重要,但它们在当前的立法议程中缺席。鉴于 PAE 的攻击范围不断扩大,国会必须努力就至少上述确定的问题制定有意义的立法,以便开始阻止这种趋势。

随着国会中的许多关键人物——在行政部门的配合下——朝着同一个方向划桨,让我们期待众议院司法法案的更新草案,该草案将加强其“第一步”提案。参议院司法委员会也完全有能力提出一项强有力的措施,该措施建立在(并纳入)参议员科宁和舒默提出的法案之上。

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马克·博汉农 | 马克·博汉农是红帽公司的全球公共政策和政府事务副总裁。此前,他曾担任软件和信息产业协会 (SIIA) 的公共政策和总法律顾问高级副总裁,SIIA 是美国主要的软件和数字内容行业贸易协会。

4 条评论

我担心这些拟议的变更可能会以与预期效果相反的方式使用。专利流氓和专利侵略者利用高昂的诉讼费用作为一种威胁,迫使受害者付款而不是战斗。提出这些法律变更的目的是使专利攻击对攻击者来说更加危险。假设相反,攻击者找到方法利用更繁琐的诉讼规则,使专利诉讼的抗辩成本更高,因为法庭程序变得更加复杂?那么,即使拟议的变更提供了受害者在最佳情况下在法庭上可能比在现行法律下做得更好的可能性,受害者庭外和解的动机也会增加。

大多数滥用专利诉讼都发生在软件专利中。对于软件专利,更好的解决方案是废除软件专利。对于软件以外的可专利领域,这些拟议的规则可能解决也可能无法解决一个次要问题。

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史蒂夫·斯泰茨

这些措施均未解决核心问题,即颁发没有真正创造性步骤的琐碎专利。以及专利的长期寿命。

它们看起来像是美国企业起草的,目的是阻止小人物攻击他们,同时仍然允许他们建立大量的垃圾专利组合。

我同意。不幸的是,在解决寿命问题方面存在巨大的障碍:<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement#The_requirements_of_TRIPS">TRIPS</a>,并且出于各种原因,我认为最好将“没有真正创造性步骤的琐碎专利”视为已授予专利的子集——可能在经济上是有害的,当然在道德上也是不道德的——对于在专利有效期内可能被独立(重新)发明的发明而言。

上面概述的提案似乎出于良好意图的指导。但我没有看到的一件事是与专利有效性相关的证据负担的平衡。如果专利局要颁发质量差的专利,那么应降低辩方挑战有效性的负担,以便对 USPTO 进行有效制衡。

例如,除了现有技术外,辩方还应该能够攻击功能性权利要求,以便专利只能解读为一种特定实现,而不是想法或过程的所有实现。

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